⚖️ В суд как в театр 5: Мнение потребителя превыше всего

Послушайте заседание по делу USPTO v. Booking.com B.V. (2020)! Хотя на первый взгляд суд здесь исследует весьма специфический вопрос противостояния очень старого прецедента и более современного Lanham Act, он затрагивает крайне важный аспект, связанный с любыми спорами по товарным знакам.

Суть дела:
Booking.com B.V. в 2011 и 2012 году подала на регистрацию четыре обозначения со словами "Booking.com". Эксперты американского патентного ведомства посчитали, что эти обозначения вошли во всеобщее употребление (generic) и на этом основании отказали в регистрации. Дело дошло до Верховного Суда, перед которым был поставлен вопрос, можно ли, используя два обозначения, вошедших во всеобщее употребление, одним из которых является «.com», создать новое, охраноспособное обозначение.

Позиция USPTO:
➡️ USPTO ссылалась на кейс 1888 года, где Верховный Суд США указал, что наименование товара (Goodyear Rubber) со словом “Company” не может быть предметом монополизации.

➡️ Обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в принципе, потому что никак не может обладать различительной способностью. Исследование мнения потребителей возможно в отношении описательных обозначений (которые могли приобрести различительную способность), но совершенно не нужно для вошедших во всеобщее употребление.

➡️ Сама регистрация доменного имени уже даёт конкурентное преимущество, поэтому отсутствие регистрации товарного знака не наносит критического вреда Booking.com.

➡️ В ходе слушаний представительница USPTO неоднократно говорила об опасениях в монополизации слова “booking” и давлении на конкурентов за счёт этого.

Позиция Booking.com B.V.:
➡️ В то же время компания указывала на то, что Lanham Act фактически отменил эту правовую позицию, ведь в нём (хоть и в несколько другом контексте) выражен принцип "именно потребитель определяет, вошло ли обозначение во всеобщее употребление".

➡️ В связи с тем, что только одно лицо может занимать определённый домен в интернете, вновь созданная комбинация еще сильнее индивидуализирует держателя домена.

Решение суда:
✅ Любые слова с расширением .com считаются вошедшими во всеобщее употребление, только если они воспринимаются в качестве таковых потребителями.

При вынесении этого решения суд учёл, что позиция ведомства расходится с практикой решений этого органа (например, ТЗ “1-800 plumbing”).

То, что регистрация доменного имени даёт преимущество Booking.com B.V., вовсе не должно лишать эту компанию возможности защищаться с помощью товарных знаков.

Вероятно, опасения суда и USPTO о монополизации слова “booking” были разбиты заявлениями представительницы компании о том, что товарные знаки не будут использоваться для давления на конкурентов (например, ebooking.com), а само такое давление невозможно из-за отсутствия смешения. Такие заявления сильно сужают объём охраны товарного знака, однако победа требовала жертв.

Судья Брейер с этим решением не согласился, заметив, что предоставление права компаниям монополизировать столь простые для запоминания домены противоречит принципам добросовестной конкуренции.

Особое мнение редакции:
🤔 Сущность товарного знака состоит в индивидуализации товаров и услуг для потребителей, и поэтому именно их мнение в эпоху, когда его можно легко установить, должно стоять во главе угла при принятии любых решений по товарным знакам.

Будучи в каком-то смысле товарищами по несчастью с Booking.com, мы считаем важным, что мировая IP-практика подтверждает ключевое значение мнения потребителей и не остаётся в заложниках у неэластичных норм, игнорирующих базовые принципы законодательства о средствах индивидуализации.